추가 적립 안내

이 책은 MIP과정에 있는 대학원 및 박사과정을 위한 특허실무용 교재로, 특허법 이론과 그 해석론에 대해 다룬다.

머리말

미국이 그동안 시행하여 왔던 강한 특허정책에 대한 많은 비판이 최근 미국 내에서 제기되고 있다. 강한 특허정책이 기대한 것만큼의 미국 경제를 견인하는 역할을 하지 못하였다는 것이다. 그뿐만 아니라 특허침해소송에 소요되는 천문학적인 특허소송비용으로 인하여 국력도 낭비된다는 것이다. 승자가 모든 것을 독식하는 구조인 미국적인 특허 패러다임은 근래에는 한국과 일본이 이를 추종하였고 그 뒤를 이어서 EU가 따름으로서 거부할 수 없었던 세계적인 추세가 되어 왔다.
그러나 중국의 특허제도는 미국식으로 보면 차라리 저작권에 가까울 정도로 그 보호하는 범위가 좁다. 미국의 특허제도가 원천기술의 발명자를 강력하고 넓게 보호하려고 하는 반면에 중국은 개량된 기술을 부분적으로 보호하려고 한다. 아직 국내 기술수준이 유치하다고 생각하는 중국은 과거 일본이 80년대와 90년대 취하였던 것과 유사한 약한 특허정책을 취한다. 그럼에도 중국의 경제성장은 실로 눈부시다.
각 국가의 경제발전의 단계는 개별성과 보편성을 공유한다고 본 경제학자들이 있었는데 특허를 포함한 지식재산법도 이러한 법칙성을 가지는지도 모른다. 그렇다면 그 법칙성을 발견하여야 할 과제도 지식재산법학자가 당연히 하여야 할 임무일 것이다. 더구나 특허법교과서를 발간한지도 벌써 10년이 넘었고 그동안 특허법 이론과 그 해석론은 많이 발전하였는데도 이를 반영한 개정판을 단 한 번도 출간하지 못하였으니 그 학문적 태만에 대한 질책을 받아도 마땅하다.
그럼에도 불구하고 홍익대 MIP과정에 있는 여러분들의 도움을 받아 이 책을 출간하게 되었다. 이 책은 MIP과정에 있는 대학원 및 박사과정을 위한 특허실무용 교재로 사용하던 중 교과서 형식으로 출간하는 것이 좋겠다고 하여 문우사에 출판을 의뢰하게 되었다.
이 책이 나오게 되기까지 도와주신 홍익대 MIP과정의 법과대학 음선필, 안원모, 나동규 그리고 조희경 교수님, 김형렬 박사님 그리고 조영애, 이영화 선생님 그리고 학우인 손혁상 박사에게 감사의 인사를 드린다.

2014년 8월
와우산 기슭의 공동연구실에서
임 호

CHAPTER 1 발명과 특허 및 특허권자

Ⅰ. 발 명
1. 물건과 방법
가. 의 의
나. 물건청구항
다. 방법청구항
2. 방법의 특허성
가. 영업방법의 문제점
나. In re Bilski 판결
Ⅱ. 특허제도의 목적
1. 특허란
2. 경제적 유인이론
가. 유 인
나. 유인이론에 대한 비판
3. 공개촉진이론
가. 기술정보의 공개를 장려
나. 기술축적의 장려
다. 일반대중에 대한 경고
4. 연구개발비 투자확보론
5. 새로운 이론의 대두
가. 기술혁신이론
나. 거래비용이론
다. 미래가치확보이론
라. 수익분산방지이론
마. 경주이론
바. 이론에 대한 검토
Ⅲ. 발명자
1. 특허를 받을 수 있는 권리
2. 특허를 받을 수 있는 권리의 성질
3. 특허권자
가. 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 다툼
나. 무권리자의 출원
Ⅳ. 직무발명
1. 발명자와 종업원
2. 직무발명
3. 사용자의 통상실시권
가. 의 의
나. 이론적 근거
다. 사용자의 권리
라. 종업원의 보상청구권
마. 보상액
Ⅴ. 발명을 위한 고용
1. 종업원의 발명능력
2. 명시적 약정
3. 묵시적 승계
4. 미국의 판례법
5. 대표적 사례
가. Standard Parts Co. 사건
나. National Development Co. 사건
다. Dubilier Condenser Corp. 사건
라. Melvina Can Company 사건
마. 구체적 기준: 종업원의 발명관련성

CHAPTER 2 신규성

Ⅰ. 신규성
1. 의 의
2. 비교법적 분석
3. 진보성과의 구별
가. 관련된 기술 분야
나. 물질의 용도와 특성
다. 발명의 사용목적
라. 진보성의 판단
마. 내재적 특성
바. 선택발명의 신규성
사. 특허법적 구별
Ⅱ. 선행기술
1. 의 의
2. 발명자와 선행기술의 관계
가. 발명자 자신의 발명
나. 원칙에 대한 예외
다. 공동발명자의 발명
라. 선행기술로 자인
마. 개량형 청구항
3. 선행기술과 신규성
가. 발명의 동일성
나. 진보성과의 차이점
다. 절대적 신규성과 상대적 신규성
라. 동일성의 요건
Ⅲ. 선행기술의 내재적 공개
1. 의 의
2. 미국의 판례법
가. 내재적 점유설
나. 필연성
다. 새로운 용도나 특성
라. 미국의 판례법
3. 우연한 공개
가. 의 의
나. 미국 판례의 흐름
Ⅳ. 선행기술의 완성도
1. 의 의
2. 선행기술의 실시가능요건
3. 미국판례법의 경향
가. 주류적 흐름
나. 구체적 사례
다. 견해의 대립
4. 화학물질에 대한 실시가능성
가. 중요성
나. 화학물질에 대한 선행간행물의 공개 정도
다. 화학물질의 예측불가능성
라. 명명이론
마. 해결되지 않은 쟁점
바. 실시가능성설에 대한 보완
사. PTO의 실무기준
Ⅴ. 선택발명의 신규성
1. 선택발명
가. 의 의
나. 상위개념과 하위개념
다. 하위개념의 선행기술
라. 상위개념의 선행기술
마. 선택발명의 종류
2. 선택발명의 신규성
가. 유럽의 이론
나. 대법원과 일본의 입장
다. 미국의 판례법
3. 수치한정발명
가. 의 의
나. 수치한정발명의 신규성
4. 파라미터발명
가. 의 의
나. 신규성
다. 입증책임
라. 소 결

CHAPTER 3 진보성

Ⅰ. 진보성의 의의
1. 진보성 요건의 필요성
2. 진보성의 판단기준
3. 불량특허의 문제점
Ⅱ. 진보성에 관한 비교법적 고찰
1. 구조설
2. 효과설
3. 양자의 비교
Ⅲ. 선행기술의 분야와 공개요건
1. 신규성과의 차이점
2. 적절한 기술 분야: 동일 또는 유사한 기술 분야
3. 기술 분야 판단의 기준과 시점
4. 선행기술의 실시가능요건
5. 상호 모순되는 선행기술
Ⅳ. 유럽의 진보성 판단
1. 유럽특허기구 EPO와 EPC
2. 문제해결설?
3. 의도설
4. EPO 심사지침
Ⅴ. 미국의 진보성 판단
1. TSM 기준
가. CAFC
나. TSM 테스트의 목적
다. TSM의 문제점
2. KSR 사건
가. 사실관계
나. 선행기술
다. CAFC의 TSM 기준의 엄격한 적용
라. 미연방대법원
마. KSR 판결에 대한 비판
3. KSR 이후의 CAFC
4. 유럽과 미국의 진보성 기준의 접근 경향
Ⅵ. 유전공학물질의 진보성
1. 유전공학의 예측불가능성
2. 미국의 진보성 판단기준
가. In re O’Farrell(합리적 기대설)
나. In re Bell(특정설)
다. In re Deuel(구조적 예측설)
라. Ex Parte Kubin
3. 유럽의 진보성 판단기준
가. EPO
나. 기대설
4. 미국과 유럽의 판단기준 접근

CHAPTER 4 청구범위

Ⅰ. 청구항
1. 청구항이란
2. 특허출원서
3. 청구항에 대한 역사
4. 권리보호요건
가. 보호받기를 원하는 사항
나. 심사과정에 있어서 권리보호요건의 심사
다. 자신의 발명이 아님을 자인
라. 작동가능하기 위해서 필요한 최소한의 양
마. 불명확한 개념정의
바. 통상의 지식인의 확신
사. 침해소송에서 발명자의 진술
아. 선행기술과의 구별가능성
자. 발명의 일부분
5. 청구항의 구성
가. 구성요소와 한정사
나. 전제부 또는 서문
다. 연결사
라. 본문 또는 특징부
6. 청구항의 분류
가. 물건청구항
나. 방법청구항
7. 청구항 구별의 원칙
가. 둥지청구항
나. 종속청구항
다. 동일한 구성요소
Ⅱ. 독립청구항과 종속청구항
1. 양자의 구별
가. 작성의 형식
나. 추가적 한정사
다. 청구항의 수
라. 청구항의 권리범위
2. 독립청구항
3. 종속청구항
가. 의 의
나. 파생적 특허발급가능성
다. 독립청구항과 종속청구항의 구별
라. 종속적 기재
마. 명세서와 도면의 인용
바. 청구항의 수
Ⅲ. 청구항의 명확성 요건
1. 의 의
2. 명확성의 기준
가. 명확하고 간결한 기재
나. 용어의 명확성 판단방법
다. 불명확하지 않은 용어들
라. 불명확한 용어
마. 공개내용에 의하여 뒷받침
바. 가장 넓은 의미로 해석
사. 권리범위를 확정하는 데 별다른 문제가 없는 경우
아. 통상의 지식인이 알 수 있는 것
자. 선행기술과 구별이 가능한 것
차. 밀접한 선행기술의 존재
카. 발명의 목적
타. 발명의 구조
파. 정확한 수량적 개념정의가 필요하지 않는 발명
하. 복잡한 한정사를 가진 청구항
거. 첨단기술에 대한 용어
너. 명세서에 의한 보충
더. 구성요소에 포함되지 않은 특징
러. 상대적인 용어
머. 발명의 성격이 불확실한 경우
Ⅳ. 청구항에서 사용된 기능적 용어
1. 기능적 용어란
2. 기능적 용어를 사용한 청구항의 유효성
3. 오직 기능적 용어만을 사용한 청구항
4. 발명의 핵심
Ⅴ. 기능식 청구항
1. 기능식 청구항이란
2. 문제점
3. 발명의 효과
4. 기능만으로 특정될 수 있는 물질
5. 단일수단 청구항
Ⅵ. 방법식 청구항
1. 의 의
2. 필요성의 원칙
가. 필요성의 원칙에 선 입장
나. 명확성설
다. 종합설: CCPA 및 CAFC의 입장
3. 방법적 기재와 구조적인 한정사
가. 대법원 판례
나. 구조적 한정사
4. 특허요건의 심사와 입증책임
가. 학설 및 판례
나. 신규성과 진보성의 판단
5. 침해소송과 입증책임
가. 청구항 해석의 일반원칙
나. 방법적 용어와 한정사
다. 미국판례법에서 본 방법식 한정사
라. 입증책임
6. 방법식 청구항의 미래
Ⅶ. 개량형 청구항
1. 개량된 발명
2. 청구항의 전제부
가. 발명의 목적이냐 한정사냐
나. 구성요소 사이의 관련성
Ⅷ. 총괄청구항
1. 의 의
2. 선택적 용어
3. 공통의 특성
4. 신규성과 진보성의 판단
5. 집단적 선택청구항의 분할
6. 부정적 한정사
7. 문제점

CHAPTER 5 공개요건

Ⅰ. 공개요건
1. 의 의
2. Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly 사건 판결
가. 사실관계
나. 1심판결
다. 청구범위와 명세서
라. 피고의 항소이유
마. CAFC의 판결
3. 실시가능요건과 서면명세요건
Ⅱ. 실시가능요건
1. 의 의
2. 기술의 예측가능성
3. 실시례의 공개
가. 기계·전자 영역
나. 화학·물리 영역
4. 청구항과의 관련성
가. 청구항의 구성요소가 아닌 부분
나. 청구항의 권리범위
다. 너무 넓은 권리범위를 가지는 청구항
라. 작동이 불가능한 청구항
마. 청구항의 불명확성
5. 통상의 지식인
가. 그 발명이 속하는 기술 분야
나. 공지기술로 보는 선행기술 또는 이미 알려진 기술
다. 선행문헌의 인용과 탐색정보의 제공
라. 신규성 및 진보성을 판단하는 선행기술과의 차이
6. 실시가능요건이 충족되어야 할 시점
가. 특허출원서의 접수일자
나. 현행 기술 수준
다. 공개요건의 두 가지 기능
라. 장래의 실시가능요건의 흠결의 문제
마. 실 험
7. 발명을 만드는 방법
가. 실행하는 방법
나. 기초물질과 필요장치의 공개
다. 미생물 기탁
8. 발명을 사용하는 방법
9. 사실인정의 문제이냐, 법률의 해석과 적용의 문제이냐
10. 새로운 기능이나 장점 또는 특성
Ⅲ. 서면명세요건
1. 의 의
2. 특허대상의 점유
가. 점유이론
나. 청구항의 해석
다. 실시가능요건과 다른 점
라. 새로운 사항의 추가금지
마. 분명한 전달설
바. 명시적으로 공개
사. 내재적으로 존재
아. 반복적 성공가능성
자. 예측이 불가능한 하위종류
차. 자연스러운 암시
카. 보편적인 청구항
3. 청구항의 권리범위의 확장
가. 최초출원명세서의 지지
나. 용어의 해석
다. 예비물질에 대한 공개의 부족
라. 본질적 구성요소 생략 불가의 원칙
마. 기계장치의 모양
바. 선호되는 실시례
4. 청구항의 권리범위의 축소
가. 좁은 하위종류
나. 명시적으로 공개하지는 않았지만 분명히 가르치는 공개내용
다. 도면에 명시된 것
라. 암시 및 동기부여
마. 하위청구항
바. 내재적인 특성을 한정사로 추가
사. 하위종류의 목록
아. 집합물 청구항
자. 이론적으로 가능한 목록
차. 문언상으로 공개된 하위물질
카. 개별적인 변종의 제시
타. 청구항이 범위를 제한하는 한정사를 가진 경우
파. 사실인정의 문제
하. 구성물질의 성질의 범위
5. 인간의 cDNA
가. Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co.
나. Enzo Biochem, Inc. v. Gen－Probe Inc.
다. In re Fisher, 427 F.2d 833, 836, 166 USPQ 18, 21(CCPA 1970)
라. Fiers v. Revel, 984 F.2d 1164, 25 USPQ 2d 1601(Fed. Cir. 1993)
마. Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 126 F. Supp. 2d 69, 150, 57 USPQ 2d 1449(D. Mass. 2001)

CHAPTER 6 출원서의 보정

Ⅰ. 출원명세서의 보정
1. 출원명세서를 보정할 필요성
2. 보정이 허용되느냐 여부
3. 선행기술로서의 특허
가. 이미 공개된 것을 강조
나. 최초의 공개내용을 상세히 기술
다. 최초의 공개내용을 명확하게 하는 것
4. 신규사항
가. 묵시적인 지시를 명시적인 지시로 보정하는 것
나. 잘못된 것을 고치는 것
다. 착오로 기재된 것의 보정
라. 최초의 청구항과 도면을 일치시키기 위한 보정
마. 인용을 함으로써 공개내용에 포함시키는 경우
바. 본질적으로 중요한 사항
5. 내재성
가. 의 미
나. 구 조
다. 과학적 작동이론
라. 산업상 이용가능성 또는 유용성
마. 장점과 특성
Ⅱ. 청구범위의 보정
1. 출원명세서의 보정과 다른 점
2. 청구범위의 유예제출
3. 발명자 보호 경향
4. 심사주의
가. 심사주의란
나. 최후거절이유 통지 이전
다. 최후거절이유 통지 이후
라. 비 판
5. 공개주의
가. 문제의 제기
나. 공개주의란
다. Muncie Gear 판결: 공개주의의 기원
라. 하급 심판결의 경향
마. CAFC 판결
바. 공개주의 적용의 제한: 중간에 개입하는 제3자의 권리
6. 해태주의
가. 해태주의란
나. 해태주의의 역사
다. CAFC의 판결
7. 서면명세주의
가. 서면명세요건
나. 해태주의의 절충
다. 청구범위의 확장적 보정

CHAPTER 7 우선권

Ⅰ. 조약에 의한 우선권주장
1. 의 의
2. 요 건
가. 우선권주장의 요건
나. 출원서의 보정
다. 새로운 사항의 추가
라. 외국에서의 잠정특허출원
마. 우선권증명서류
바. 출원일자를 늦추는 것
사. 특허출원서의 포기나 특허의 포기
아. 청구항 작성의 지연
자. 복수의 우선권주장
3. 효 과
가. 선행기술을 회피하는 효과
나. 발명의 완성일자
4. 발명의 동일성
가. 최초출원서의 공개 정도
나. 외국출원서에 대한 보정
5. 발명자의 동일성
가. 동일한 출원자
나. 승계인
다. 실제발명자
6. 심 사
Ⅱ. 국내우선권주장
1. 의 의
2. 우선권주장의 필요성
가. 발명자의 개량발명을 보호
나. 제3자에 대한 우선권주장
3. 우선권주장의 요건
가. 요건들
나. 공개의 계속성(발명의 동일성)
다. 특허심사의 계속성
라. 선출원의 표시
마. 발명자의 동일성
4. 우선권주장의 효과
가. 심사의 계속성
나. 입법론: 특허가 발급된 이후의 계속성
다. 입법론: 미국의 부분계속출원
라. 분할출원
마. 이중출원제도

CHAPTER 8 청구항의 해석과 그 적용

Ⅰ. 청구항의 해석
1. 의 의
2. 청구범위와 명세서의 관련성
가. 독립설
나. 종속설
다. 침해행위의 성립
3. 문언상의 침해
4. 동등론
가. 동등론이란
나. 동등론의 적용이 원칙인가 예외인가
다. 개별적 비교설
라. 전체적 비교설
마. 3단계설: Function－Way－Result test
바. 실질적 차이설
사. 종합설
아. 발명의 핵심
자. 치환의 용이성 또는 알려진 치환가능성
차. 일대일 대응의 필요성
카. 사소한 대체
타. 중요한 구성요소의 결여
파. 하나의 구성요소를 두 가지 이상으로 분할
하. 청구항의 두 가지 구성요소가 하나로 된 경우
거. 직접관계와 간접관계
너. 배열순서의 역전
5. 침해불성립
가. 중요한 구성요소의 변경
나. 중요한 기능적 특징을 달성
다. 발명의 본질적 효과를 변경
6. 동등론 적용의 제한사유
가. 의식적 제외
나. 권리의 포기
7. 역동등론
8. 개별적 적용
Ⅱ. 출원경과에 의한 금반언
1. 의 의
2. 필요성
3. 대법원의 입장
4. 동등론과의 구별
5. 금반언의 원칙의 적용범위
가. 선행기술을 회피
나. 청구항 용어의 불명확
다. 구별의 어려움
라. 명확성의 요건, 실시가능요건 또는 명세요건
마. 절충설(소수설)
바. 추정설(다수설)
사. 실시가능요건
6. 논쟁에 근거한 금반언
가. 출원경과 금반언과의 차이점
나. 선행기술과 구별
7. 금반언의 적용범위
가. 거절된 청구항
나. 실시례
다. 인용된 선행기술만 배제
8. 엄격한 접근법과 유연한 접근법
가. 종래의 CAFC의 두 가지 입장
나. 청구항의 보정
다. 선행기술의 분석
9. Hilton Davis(1995)와 Warner－Jenkinson(1997)
가. 사실관계 및 쟁점
나. CAFC
다. 미연방대법원
10. Festo
가. 사실관계 및 쟁점
나. CAFC
다. 미연방대법원
11. 역금반언의 원칙
색 인